Marque Notoire Et Marque Renommée

Leçon. Les marques notoires et les marques renommées

Introduction

Origine de la notion de notoriété – article 6 bis de la CUP –

À titre préliminaire, il convient de préciser que le concept de notoriété a fait son apparition en droit des marques en 1925, à l'occasion de l'adoption de l'article 6 bis de la Convention d'Union de Paris (ci-après CUP), lors de la Conférence de La Haye. Plusieurs fois modifiée, cette disposition est actuellement libellée en ces termes :

« 1° les pays de l'Union s'engagent, soit d'office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage d'une marque de fabrique ou de commerce, qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage, estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d'une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires. Il en sera de même lorsque la partie essentielle de la marque constitue la reproduction d'une telle marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci…».

L’article 6 bis vise donc les marques notoires, et prévoit leur protection pour des produits identiques ou similaires. Il ne permet donc pas a priori de déroger au principe de spécialité.

Ce n'est que vers le milieu du vingtième siècle qu'encouragée par la doctrine (Walter J. Derenberg, Trade mark protection and unfair trading, Albany, 1936, p. 437. – R. Krayenbühl, Essai sur le droit des marques, Lausanne, 1946, p. 120 s. – Y. Saint-Gal, Concurrence déloyale et concurrence parasitaire (ou agissements parasitaires) : RIPIA 1956, p. 19, spéc. p. 73 et s. – A. Troller, La marque de haute renommée : RD propr. ind. 1953, p. 73. – V. aussi les travaux de l'AIPPI, lors des congrès de Bruxelles (1954), Londres (1960) et Berlin (1963). Roubier, pour sa part se montre assez hostile à cette idée : Le droit de la propriété industrielle : Sirey 1952, t. 2, n° 263, p. 568), la jurisprudence a commencé à s'interroger sur l'opportunité de permettre aux marques notoires d'échapper, dans une certaine mesure du moins, à la règle de la spécialité. Est alors apparue la marque dite « réputée » qui, plus célèbre encore que la marque notoire, permit d’échapper aussi au principe de spécialité.

À l'époque en effet, l'idée s'est faite jour que le titulaire d'une marque notoire pouvait souffrir de l'adoption d'un signe postérieur, identique ou semblable, pour désigner des produits, services ou activités différents.

La première décision publiée consacrant cette opinion date de 1940, mais elle concerne un nom commercial notoire et non une marque ; cette circonstance n'a que peu d'importance car, comme le confirmera la jurisprudence postérieure, le raisonnement des juges dans cette affaire vaut, mutatis mutandis, pour les marques notoires.

Le litige opposait la société fabriquant les fameux stylos Waterman à un tiers utilisant le même vocable afin de désigner des lames de rasoir.

Waterman avait saisi le tribunal de commerce de la Seine (T. com. Seine, 5 janv. 1940 : Ann. 1940-1948, p. 289), au motif que “cette dénomination, pour des lames de rasoirs n'ayant pas les qualités auxquelles les acquéreurs de stylographes sont habitués, est de nature à jeter sur son nom, le sérieux de sa maison et la qualité de ses produits, un grave discrédit”.

Malgré la différence des produits désignés par les signes antagonistes, le tribunal a retenu l'existence d'une atteinte au nom commercial "Waterman".

La motivation du jugement est si convaincante qu'on ne peut que convenir de la légitimité de cette protection élargie du nom commercial : “attendu qu'il est constant que le nom de Waterman jouit d'une grande notoriété dans le commerce ; (...) que le fait pour un fabricant de lames de rasoir de présenter ses produits sous ce nom est de nature – bien que les produits soient différents –, tout en étant destinés à être vendus à la même clientèle, à créer une confusion qui bénéficie à coup sûr à la société Bassatis et peut causer à la société Waterman un préjudice important, si les lames sont de qualité médiocre et les procédés de mise en vente contraires aux usages loyaux du commerce, ou tout au moins un trouble commercial appréciable dans le cas contraire ; qu'au surplus, aucun motif ne paraissait expliquer le choix par la société Bassatis d'un nom déjà utilisé et aussi différent du sien”.

Il fallut attendre une vingtaine d'années pour que la jurisprudence reconnaisse l'utilité d'une protection des marques notoires contre les atteintes commises par des non-concurrents.

L'un des moyens d'élargir la protection accordée aux marques notoires consiste à interpréter largement la notion de similitude (D. Brandt, La protection élargie de la marque de haute renommée au-delà des produits identiques et similaires (étude de droit comparé) : Droz, Genève 1985, p. 215 et s. – G. Dassas, L'élargissement de la protection des marques en droit français, allemand et international : Litec 1976, p. 104 et s.).

La notion de similitude étant très subjective, certains juges ont songé à l'apprécier de façon très extensive en faveur des titulaires de marques notoires.

La première décision à énoncer cette solution est un arrêt rendu par la cour de Paris à propos de la fameuse marque de biscuits Lu, qu'un tiers imitait sous la dénomination Luc afin de désigner des biscottes et du pain d'épices (JCP G 1958, II, 10862, note J. Voulet ; RIPIA 1959, p. 17) : “il n'est pas tolérable que des tiers puissent, en se prévalant du principe de spécialité, entendu dans son sens le plus strict, profiter de la renommée d'une marque de grande notoriété, de sa probité commerciale, de ses dépenses publicitaires, pour écouler sous son nom des produits plus ou moins voisins à des acheteurs abusés sur l'origine des fabrications, diminuer ainsi la valeur de la marque par un usage trop fréquent et trop divers, et même lui nuire plus gravement encore si les objets vendus ne sont pas de même qualité ; (...)

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